Производные способы возникновения прав собственности на объекты
патентного права
Производные способы приобретения права собственности на объект
интеллектуальной промышленной собственности предполагает переход
первоначального права к новому владельцу исключительного имущественного
права использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец
посредством следующих гражданско-правовых оснований:
на основании лицензионного договора;
на основании договора коммерческой концессии;
на основании договора залога;
на основании приватизации;
на основании иных случаев, предусмотренных законом (ст. 8 ГК РФ).
В рамках гражданского права переход-передача исключительного имущественного
права использования объекта интеллектуальной промышленной собственности
оформляется договором уступки патента (согласно п. 5 ст. 10 Патентного
закона передача исключительного имущественного права использования
объекта интеллектуальной промышленной собственности признается "уступкой
патента"). Этот договор является консенсуальным, поскольку
по общему правилу считается заключенным с момента, когда сторонами
достигнуто соглашение по всем существенным условиям сделки (п. 1
ст. 432 ГК РФ).
Договор уступки патента может быть осуществлен в виде возмездного
или безвозмездного соглашения (дарение, завещание).
Лицензионный договор. Лицензионный договор не является признанным
гражданско-правовым договором, тем не менее к отношениям сторон
применяются общие принципы гражданского права (заключение, исполнение,
изменение, прекращение, ответственность).
В соответствии с п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ по лицензионному
договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить исключительное
имущественное право на использование запатентованного изобретения,
полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном
договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя
обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и
(или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
Договор исключительной лицензии определяет, что предметом соглашения
является исключительное имущественное право на использование объекта
интеллектуальной промышленной собственности в пределах, предусмотренных
сторонами, и с сохранением за лицензиаром части прав, непередаваемой
лицензиату. Полная лицензия - это договор исключительной лицензии,
в котором лицензиат не ограничивается в использовании исключительного
имущественного права (по завершению срока договора лицензиар восстанавливается
в своих правах).
Договор неисключительной (простой) лицензии определяет, что предметом
соглашения является исключительное имущественное право на использование
изобретения, полезной модели, промышленного образца в пределах,
предусмотренных сторонами, и с сохранением за лицензиаром всех прав
использования объекта интеллектуальной промышленной собственности,
в том числе право заключать аналогичные лицензионные соглашения
с другими лицами.
Содержание лицензионного договора составляют условия, отражающие
права и обязанности правообладателя исключительного имущественного
права на использование изобретения, полезной модели, промышленного
образца. Лицензиар и лицензиат - стороны, желающие коммерциализировать
использование объекта интеллектуальной промышленной собственности
и получить соответствующий доход.
Обязательные условия лицензионного соглашения устанавливают временные,
территориальные, количественные пределы использования объекта интеллектуальной
промышленной собственности. Временные пределы определяют сроки действия
договора, которые зависят от срока действия патента. Территориальные
пределы устанавливают границы использования изобретения, полезной
модели, промышленного образца (территория страны, нескольких стран,
отдельный регион страны). Количественные пределы определяют объем
производства лицензионной продукции, масштабы ее введения в гражданский
оборот.
Обязательными условиями являются соглашения, определяющие размер,
порядок и сроки оплаты лицензионных платежей, в некоторых случаях
- уровень цен готовой продукции (товаров, услуг). Наиболее распространенными
платежами по лицензионному договору являются "роялти"
- выплаты по фиксированным процентным ставкам. Также применяются
единовременные выплаты в виде вознаграждения за использование объекта
интеллектуальной собственности - поушальные платежи. После завершения
основного срока лицензионного соглашения стороны могут продлить
договоренность на безвозмездной основе (перекрестные лицензии).
Дополнительные условия лицензионного договора предполагают соблюдение
технических условий и договорных гарантий.
Технические условия обязывают стороны своевременно обмениваться
усовершенствованиями, ноу-хау, непосредственно относящимися к предмету
лицензионного соглашения. А лицензиар обязан предоставлять необходимую
технологическую и организационную помощь лицензиату в налаживании
производства с использованием лицензионного объекта интеллектуальной
промышленной собственности. Соблюдение технических условий предполагает
контроль лицензиара за действиями лицензиата в процессе осуществления
лицензионного соглашения.
Договорные гарантии предполагают создание необходимых условий для
осуществления лицензионных соглашений. Это, прежде всего, обязанность
поддерживать патент в силе. Своевременная уплата ежегодных пошлин
может возлагаться как на лицензиара, так и на лицензиата в зависимости
от условий лицензионного договора. Договорные гарантии предусматривают
условия компенсации риска лицензиата вследствие признания недействительным
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. В
этом случае лицензиар обязан возместить лицензиату убытки.
Договорные гарантии предполагают исполнение условий о конфиденциальности
информации, рекламе, отчетности, порядке и месте рассмотрения споров
сторон, предоставлении сублицензии.
Ответственность сторон по лицензионному договору определяется при
нарушении взаимных обязательств и несоблюдении оговоренных гарантий
(п. 1 ст. 401 ГК РФ). При этом форс-мажорные обстоятельства полностью
освобождают от ответственности сторону, виновную в нарушении своих
обязательств в силу этих причин (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Лицензионный договор регистрируется Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам. Регистрация осуществляется
в соответствии с Правилами регистрации договоров о передаче исключительного
права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, утвержденными
Приказом Роспатента N 64 от 29 апреля 2003 г.
Регистрируется не только заключенный лицензионный договор, но и
вносимые в него изменения:
изменяющие существенные (обязательные) условия договора;
изменения, связанные с досрочным расторжением договора, заключенного
ранее без указания срока действия.
За совершение всех юридически значимых действий регистрации или
внесения изменений взимаются пошлины. Сведения о зарегистрированных
изменениях лицензионного договора, расторжении договора вносятся
в государственный реестр.
Договор коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии
правообладатель обязуется предоставить пользователю за определенное
вознаграждение на срок или без указания срока исключительное имущественное
право использовать объект интеллектуальной промышленной собственности
(ст. 1027 ГК РФ).
Договор коммерческой концессии является разновидностью лицензионного
соглашения. Отличие от традиционного лицензионного договора состоит
лишь в том, что договор коммерческой концессии имеет своим предметом
комплекс исключительных имущественных прав и личных неимущественных
прав, непосредственно связанных с ними, которые позволяют пользователю
создать хозяйственную структуру за счет деловой репутации и коммерческого
опыта правообладателя (ст. 1027 ГК РФ). Традиционные лицензионные
договора предусматривают использование только исключительных имущественных
прав по поводу изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Договор коммерческой концессии является возмездным, взаимным, срочным
и консенсуальным. Он относится к самостоятельным предпринимательским
договорам, хотя и имеет очевидную связь с такими гражданско-правовыми
договорами, как агентирование, аренда, комиссия, поручение.
Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной
форме (ст.ст. 1028, 434 и 160 ГК РФ) и подлежит регистрации органом,
осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя
(ст. 1028 ГК РФ), а также в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам.
Несоблюдение формы и условий регистрации договора коммерческой концессии
влечет признание договора недействительным (ст. 167 ГК РФ).
По условиям договора коммерческой концессии пользователю может предоставляться
право разрешать другим лицам использовать комплекс исключительных
имущественных прав на условиях субконцессии (ст. 1029 ГК РФ). В
этом случае пользователь выступает в роли вторичного правообладателя,
другая сторона является вторичным пользователем. Объемы передаваемых
прав по договору коммерческой субконцессии производны от основного
договора.
Вторичный пользователь отвечает непосредственно перед правообладателем
по договору коммерческой субконцессии за причиненный ему вред. К
пользователю, в этом случае, предъявляются требования в порядке
субсидиарной ответственности, если это не противоречит условиям
договора коммерческой концессии (ст. 399 ГК РФ).
В договоре коммерческой концессии наиболее распространенной формой
оплаты признается сочетание фиксированной суммы (поушальный платеж),
выплачиваемой сразу же после заключения договора, и периодических
ежегодных платежей в виде отчислений определенного процента от суммы
оборота продукции, товаров, работ, услуг, созданных или оказанных
с использованием комплекса исключительных имущественных прав по
поводу объекта интеллектуальной промышленной собственности (роялти).
Договор коммерческой концессии определяет следующие обязательства
сторон. Правообладатель обязан передать предусмотренный договором
лицензии комплекс исключительных имущественных прав, обеспечить
их оформление на юридическое имя пользователя (обеспечить регистрацию
договора коммерческой концессии, если договором не предусмотрено
иное). Правообладатель, предоставляя лицензию на комплексное использование
исключительных имущественных прав по поводу объектов интеллектуальной
собственности, обеспечивает предоставление пользователю необходимой
технической, технологической, иной информации, проводит инструктаж
персонала пользователя, оказывает постоянное техническое и консультационное
содействие, в том числе обучение и повышение квалификации работников
(ст. 1031 ГК РФ). Правообладатель обязан не предоставлять другим
лицам аналогичных комплексов исключительных имущественных прав для
их использования на территории, закрепленной по договору за пользователем,
и воздерживаться от аналогичной собственной деятельности на данной
территории (ст. 1033 ГК РФ).
Пользователь обязан с учетом особенностей деятельности, осуществляемой
по договору коммерческой концессии, обеспечивать качество производимой
продукции, товаров, работ, услуг условиям соглашения, используя
при этом фирменное наименование или коммерческое обозначение правообладателя,
соблюдая инструкции и указания правообладателя, направленные на
обеспечение качества продукции, товаров, работ, услуг (включая требования
эстетики, комфортности, сервисного обслуживания и т.п.). Пользователь
не должен разглашать секреты производства и другую конфиденциальную
информацию правообладателя, составляющую коммерческую тайну. В обязанности
пользователя входит предоставление субконцессий, оговоренных договором
(ст. 1032 ГК РФ). К обязанностям пользователя относится соблюдение
условия: не конкурировать с правообладателем на территории, на которую
распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении
предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с
помощью использования исключительного имущественного права по поводу
объекта интеллектуальной промышленной собственности, и не приобретать
аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя.
Пользователь обязан выполнять указания правообладателя, касающиеся
внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых
при осуществлении предоставленных по договору исключительных имущественных
прав (ст.ст. 1032, 1033 ГК РФ).
Ответственность по договору коммерческой концессии определяется
на основании закона или распределяется сторонами в процессе заключения
договора. Пользователь отвечает по предъявляемым к нему претензиям
о ненадлежащем качестве товаров (работ, услуг), которые продаются
(выполняются, оказываются) им при осуществлении договора коммерческой
концессии. Правообладатель несет в этом случае субсидиарную ответственность
(ст. 1034 ГК РФ).
Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, в
течении трех лет с момента окончания срока действия основного договора
имеет преимущественное право на заключение договора коммерческой
концессии на новый срок на тех же условиях с правообладателем. Если
правообладатель заключает аналогичный договор коммерческой концессии
с другим лицом-пользователем, он обязан возместить первому пользователю
понесенные убытки, включая упущенную выгоду.
При заключении нового договора коммерческой концессии его условия
должны быть не менее благоприятны для пользователя, чем условия
прекратившегося договора (ст. 1035 ГК РФ).
Перемена лиц в договоре коммерческой концессии не является основанием
для изменений его условий или расторжения. При этом соблюдаются
правила специального законодательства и положения гражданского права
о порядке как сингулярного, так и универсального правопреемства.
В случае, если наследник правообладателя или пользователя не является
субъектом предпринимательского права, то ему необходимо получить
соответствующую регистрацию в качестве субъекта (индивидуального
предпринимателя) права в течение шести месяцев со дня открытия наследства
(ст. 1038 ГК РФ).
Досрочное прекращение действия договора коммерческой концессии допускается
в случаях:
- когда каждая из сторон договора, заключенного без указания срока,
решает отказаться от его исполнения, при этом уведомив другую сторону
о своем решении за 6 месяцев (если договором не предусмотрено иное);
прекращения действия у патентообладателя исключительных имущественных
прав по поводу объекта интеллектуальной промышленной собственности;
объявления правообладателя или пользователя банкротом (ст. 1037
ГК РФ).
Приватизации государственных и муниципальных исключительных имущественных
прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец. На основании
ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной и муниципальной
собственности, может быть передано его собственником в собственность
граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о приватизации
государственного и муниципального имущества.
В Положении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 26
июля 1994 N 870 "О приватизации объектов научно-технической
сферы", уточняется перечень объектов интеллектуальной собственности
в сфере производства (патенты на изобретения и промышленные образцы,
свидетельства на полезные модели, а также лицензии на объекты промышленной
собственности и иные нематериальные активы, используемые в хозяйственной
деятельности и приносящие доход), которые включаются в состав стоимости
приватизируемого имущества в соответствии с порядком, утвержденным
Министерством науки и технической политики РФ совместно с уполномоченным
органом государственной власти по патентам и иным объектам интеллектуальной
собственности.
Передача исключительных имущественных прав по поводу объектов интеллектуальной
промышленной собственности посредством приватизации предполагает
вовлечение в хозяйственный оборот результатов научно-технической
деятельности и объектов интеллектуальной промышленной собственности
в сфере науки и технологий. Отношения по поводу передачи посредством
приватизации исключительных имущественных прав использования изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов возникают при учреждении
юридического лица.
Исключительные имущественные права являются объектом правопреемства.
В случае, если правопреемник - вновь создаваемое акционерное общество,
то собственниками вещной составляющей приватизированного предприятия
являются акционеры, а правопреемником исключительных имущественных
прав использования объектов интеллектуальной промышленной собственности
также является вновь возникающее юридическое лицо. Документальный
переход прав оформляется на основании лицензии или передачи исключительного
имущественного права (уступки патента) в процессе приватизации.
Принудительная лицензия (обязательная лицензия) - предусмотренный
законом способ передачи исключительного имущественного права использования
объекта интеллектуальной промышленной собственности, который применяется
для поддержания конкуренции в производственном секторе экономики.
Если запатентованное изобретение и (или) промышленный образец не
используется (недостаточно используется) патентообладателем, правообладателем
в течение четырех лет с момента выдачи патента, то это приводит
к недостаточному предложению продукции, товаров (работ, услуг),
изготовленных (оказываемых) с использованием запатентованного объекта
интеллектуальной промышленной собственности.
Любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованное изобретение,
полезную модель, промышленный образец, при отказе патентообладателя
заключать с ним лицензионный договор на условиях, соответствующих
установленной практике, может обратиться в суд с иском к патентообладателю
о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование
объекта интеллектуальной промышленной собственности на территории
РФ. Данное лицо в исковом требовании обязано указать объем использования
исключительного имущественного права по поводу изобретения, полезной
модели, промышленного образца, а также размер, порядок и сроки платежей.
В случае, если патентообладатель не докажет, что неиспользование
или недостаточное использование объекта интеллектуальной промышленной
собственности было вызвано уважительными причинами, то суд принимает
решение о предоставлении принудительной неисключительной лицензии
заявителю (с указанием условий ее предоставления). При устранении
условий, не позволяющих патентообладателю использовать изобретение,
полезную модель, промышленный образец, суд отменяет действие принудительной
неисключительной лицензии с установлением срока и порядка прекращения
пользования исключительным имущественным правом другим лицом.
Список использованной литературы
1. Волынец - Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и
ноу-хау (на внешних и внутренних рынках). - М.: Юристъ, 1999;
Волынец - Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау
(на внешних и внутренних рынках). - М.: Экономист, 2004.
Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого
использования. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет,
1999.
Городов О.А. Патентное право. - М.: ТК Велби, Изд-во "Проспект",
2005.
Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях.
Международная охрана произведений литературы и науки. - М.: Издательство
"Наука", 1993.
Н.Л. Сенников,
кандидат юридических наук, докторант Саратовской
государственной академии права
"Российская юстиция", N 12, декабрь 2005 г.